San Salvador, A Las Once Horas Veinte Minutos

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99-2006 Ev SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas veinte minutos del uno de octubre de dos mil nueve. El presente juicio contencioso administrativo ha sido promovido por Societé des Produits Nestlé, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, por medio de su Apoderado Luis Miguel Espino Arrieta, mayor de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador. Impugna de ilegal el acto emitido por el Director de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las diez horas y treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil cinco por medio del cual revocó la resolución pronunciada a las diez horas cincuenta y un minutos del uno de abril de dos mil cinco, por la cual se rechazó la oposición presentada a nombre de UNILEVER N.V. Han intervenido en el proceso: la parte actora en los términos indicados; el Director de Propiedad Intelectual del Centro Nacional del Registros, como funcionario demandado; y la licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría, en carácter de delegada del Fiscal General de la República. I. CONSIDERANDOS A. ANTECEDENTES DE HECHO. ALEGATOS DE LAS PARTES 1. DEMANDA. a) Autoridad Demandada y acto impugnado. La demandante dirige su pretensión contra el Director de Propiedad Intelectual del Centro Nacional del Registros por la resolución cuyo contenido ha sido descrito en el preámbulo de esta sentencia. b) Circunstancias. Relata la demandante que la resolución que impugna le fue notificada a las nueve horas y diez minutos del cinco de enero del dos mil seis, mediante esta se revoca la resolución en la que se acoge la oposición presentada por UNILEVER N.V. Además argumenta que la expresión o señal de publicidad comercial es irregistrable de conformidad a los artículos 8, 52, 53 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Y que no es una oposición de marca contra marca sino que es la irregistrabilidad. UNILIVER, N.V., es fabricante de productos alimenticios y derivados; es propietaria de los distintivos comerciales KNORR SAZONISIMO, fue inscrito en nuestro país bajo el número 65 del Libro 179, KNORR VIE bajo el número 159 del Libro 10, LOS TOQUECITOS PARA LLEGAR AL CORAZON DE SU FAMILIA CONTINENTAL bajo el número 116 del Libro 02 y tiene en vías de inscripción los siguientes Distintivos KNORR GALLINA CRIOLLA, KNORR GALLINA INDIA, KNORR SAZON. El cinco de enero del dos mil cinco, la referida compañía presentó oposición a la solicitud de registro de la expresión o señal de publicidad comercial TODO EL SABOR Y LA SUSTANCIA DE LA COSTILLA, por ser ésta irregistrable, porque promociona un producto que concentra TODO es engañar al público consumidor. "Además mi cliente en la promoción de las marcas KNORR Y CONTINENTAL, ocupa éstos términos así como la representación de la costilla, para atraer la atención de los consumidores.” El día treinta de septiembre del dos mil cuatro emitió resolución admitiendo dicha solicitud de registro y que se publique el edicto de Ley y por no estar conforme con tal resolución la sociedad UNILEVER N.V., interpuso oposición, la cual fue resuelta por el Registrador de la Propiedad Intelectual, rechazando la oposición, por ser infundada, la sociedad en mención interpone recurso de apelación el cual fue resuelto por el Director de la Dirección Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, revocando la resolución pronunciada por el Registrador del Registro de Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la frase es descriptiva de las cualidades o características del producto referido. Porque dicha resolución no es conforme a derecho. La parte actora considera que esta última resolución de la cual recurre en esta sede, no se encuentra bien fundamentada, en virtud que en el caso en mención se dan los presupuestos del articulo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el hecho de que la expresión TODO EL SABOR Y LA SUSTANCIA DE LA COSTILLA es una frase descriptiva de las cualidades o características del producto referido (CARNE)" y "que para los otros productos, era engañosa en cuanto a la naturaleza de los productos, excepto sopas, caldos, cubitos para hacer caldos y consomés". c) Argumentos Jurídicos de la Pretensión. Considera la parte demandante que se ha violado el art. 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se dio la oposición del Director Registral de la Propiedad Intelectual examinó la expresión de publicidad como que si fuera una marca, no debemos centrarnos en que las palabras que la conforman aisladamente sean comunes o no. Lo importante es la combinación de las palabras que se emplean, sea llamativa para el consumidor. La protección en conjunto ha sido reconocida por la doctrina, tal como exponen los reconocidos tratadistas Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas "las frases publicitarias son marcas constituidas por palabras con contenido conceptual, y dotadas de sentido en su conjunto". Al cuestionar al funcionario demandado sostiene que dicha solicitud adolece de dos defectos: a) Que la frase es descriptiva de las cualidades o características del referido producto y que carece de distintividad. b) Que es engañosa en cuanto a la naturaleza de los productos. En cuanto a que la frase es descriptiva de las cualidades del producto y que carece de distintividad este es un presupuesto de irregistrabilidad que si la expresión consiste exclusivamente en un signo o una indicación que sirva para describir alguna característica del producto que se disponga en el comercio. El requisito para que proceda el registro de las señales de publicidad y las expresiones es la originalidad y es adicional a la distintividad y disponibilidad este criterio es afirmado en un sector de la doctrina. d) Petición: Solicita que en sentencia definitiva se declare la ilegalidad de la resolución emitida por el Director de Propiedad Intelectual. 2. ADMISION DE LA DEMANDA La demanda fue admitida. Se tuvo por parte a la Sociedad Sociéte des Produits Nestlé S.A., por medio de su Apoderado Luis Miguel Espino Arrieta. Se requirió informe a la autoridad demandada sobre la existencia de los actos administrativos que se le atribuían. A fin de garantizar el derecho de Audiencia se ordenó hacer saber la existencia del proceso a UNILEVER, N. V., tercero beneficiario con el acto impugnado. 3. INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA. Al cumplir el primer informe se solicitó uno nuevo en que se expresaran las razones en que se fundamentaba la legalidad del acto impugnado, el cual fue evacuado esencialmente en los siguientes términos: Que el acto impugnado consiste en la resolución dictada a las diez horas y treinta minutos del día ocho de diciembre del dos mil cinco por medio de la cual se revocó la resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos a las diez horas y cincuenta y un minutos del uno de abril del dos mil cinco, por la cual se rechazó la oposición presentada en contra de la solicitud de registro de la expresión o señal de publicidad comercial TODO EL SABOR Y LA SUSTANCIA DE LA COSTILLA. El fundamento legal de dicha revocatoria es que la expresión o señal de publicidad comercial en mención genera implícitamente que la idea primordial de ella frente al consumidor no es otra que la de hacer una clara inducción al consumo de los productos que ampara, entre los cuales incluye carne, que tiene una relación estrecha y directa con el concepto costilla. Se dio intervención a la licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría en carácter de delegada del Fiscal General de la República y a la Sociedad UNILEVER N.V., por medio de su apoderado Ricardo Romero Guzmán, en calidad de tercera beneficiaria. 4. TÉRMINO DE PRUEBA El juicio se abrió a pruebas por el término de ley. La parte demandante presentó documentación. Se requirió el expediente administrativo a la autoridad demandada, el cual efectivamente fue remitido. 5. TRASLADOS Posteriormente se corrieron los traslados, que establece el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con los resultados siguientes: a) La parte actora, ratifica lo expuesto en la demanda, y en la prueba que presenta la ilegalidad de la Dirección de Propiedad Intelectual, porque no se aplicó debidamente el art. 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que señala que las frases publicitarias son marcas constituidas por palabras con contenido conceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Es de recalcar que el requisito especial que diferencia a toda expresión o señal de publicidad de una marca es su capacidad publicitaria. Señala que calificar de descriptiva la frase y declararla sin lugar por tal razón y como lo hizo la autoridad demandada, es una actuación que se escapa del cauce de la legalidad al que todo funcionario público está sometido, ya que no aplico el art. 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Registro de Propiedad Intelectual en otras ocasiones ha aplicado el criterio arriba mencionado, otorgando así registros, tal como lo prueba con la documentación que presenta en su oportunidad. La autoridad demandada en este caso particular utiliza un criterio diferente, que es contrario a la doctrina sobre la materia y atenta contra los derechos de su poderdante. b) Por su parte la autoridad demandada cumplió el traslado expresando los mismos razonamientos expuestos en la resolución controvertida en esta sede. c) La representación fiscal, por su parte manifestó que la resolución es legal porque en concordancia con la doctrina y la ley, esta expresión o señal de publicidad comercial consistente en la frase TODO EL SABOR Y LA SUSTANCIA DE LA COSTILLA, no reúne los requisitos de ley y por ende la actuación del Director de Propiedad Intelectual es legal. d) Por su parte el tercero beneficiario, manifestó que la parte actora ha fundamentado su demanda sosteniendo que el Director de la Propiedad Intelectual ha cometido una ilegalidad, para sostener su afirmación el demandante hace consideraciones doctrinarias que eluden la definición legal, pasa por alto el imperativo mandato que expresa el artículo 2, 52 y 53 literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Director Registral advirtió que era irregistrable la expresión o señal de publicidad porque es descriptiva de las cualidades o características de los productos para los cuales había sido solicitada y engañosa en cuanto a la naturaleza de algunos productos que ha solicitado, de conformidad a los artículos 53 literal a) en conjunción con el literal c) del artículo 8 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo expuesto, puede afirmarse que es legal la actuación del Director Registral de la Dirección de Propiedad Intelectual. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- OBJETO Y LIMITES DE LA PRETENSION El demandante pretende que se declare la ilegalidad del acto administrativo siguiente: Resolución pronunciada a las diez horas treinta minutos del día ocho de diciembre del dos mil cinco por el Director de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros por medio del cual revocó la resolución pronunciada a las diez horas cincuenta y un minutos del uno de abril de dos mil cinco, por la cual se rechazó la oposición presentada a nombre de UNILEVER N.V. El demandante hace recaer la ilegalidad del acto administrativo impugnado en una mala aplicación de los artículos 2, 52 y 53 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Porque las marcas y las expresiones o señales de publicidad tienen finalidades distintas. Siendo la finalidad de las expresiones o señales de publicidad la de atraer la atención de los consumidores mediante palabras, frases u oraciones, que tengan un contenido conceptual y se protegen en conjunto. 2. CRONOLOGIA DE LO ACONTECIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA. De lo expuesto en la demanda y de la revisión del expediente administrativo se aprecia lo siguiente para analizar el presente caso: 1) El día siete de junio del dos mil cuatro, el licenciado Luis Miguel Espino Arrieta solicitó al Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, que se registrará a favor de la Sociedad Societé des Produits Nestlé S.A. la expresión o señal de publicidad comercial "TODO EL SABOR Y LA SUSTANCIA DE LA COSTILLA", cuya finalidad es atraer la atención del público consumidor de los productos que elabora y comercializa, tales como legumbres y carne; estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas de platos cocinados, congelados o deshidratados; de concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer caldos, consomés, todos ellos con sabor a costilla. 2) El doctor Ricardo Romero Guzmán, actuando como Apoderado de Unilever N.Y., titular de los distintivos KNORR SAZONISSIMO, KNORR VIE, LOS TOQUECITOS PARA LLEGAR AL CORAZON DE SU FAMILIA CONTINENTAL. 3) El día trece de enero del dos mil cinco, el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, pronunció resolución admitiendo la oposición y ordenando la suspensión de las diligencias de inscripción de la expresión o señal de publicidad comercial consistente en la expresión TODO EL SABOR Y LA SUSTANCIA DE LA COSTILLA. 4) El día primero de abril del dos mil cinco, el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, pronunció resolución rechazando la oposición, por ser infundado lo expuesto en contra de la solicitud de inscripción de la expresión y que se continúe con el trámite. 5) El abogado Ricardo Romero Guzmán presentó recurso de apelación de la resolución que rechazó la oposición el día veintiséis de mayo del dos mil cinco. 6) El día ocho de diciembre del dos mil cinco, el Director de la Dirección de Propiedad Intelectual resolvió el recurso de apelación revocando lo resuelto por el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, por la cual se rechazó la oposición presentada a nombre de UNILEVER N.V. 3. APLICACIÓN DE LA LEY AL CASO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Registro de la Propiedad Industrial se compone de tres secciones que son: 1- De la Propiedad de Marcas; 2- De la Propiedad de Nombres Comerciales; y 3- De las Expresiones o señales de Publicidad. Para mejor comprensión del caso se señala el proceso de inscripción de una expresión o expresión de publicidad que la ley en mención dice que será el mismo que se hace para el registro de una marca, y se le aplicaran las mismas disposiciones en lo que sea pertinente, el procedimiento para seguir la inscripción es el siguiente: a. Se presenta la solicitud de inscripción ante el Registrador de la Propiedad Industrial de la expresión o señal de publicidad. b. El registrador examinará si la solicitud cumple los requisitos que el cuerpo legal exige. c. El funcionario hará un examen de novedad de la expresión o señal de publicidad. d. Cumplidos los anteriores requisitos se publicará la solicitud de inscripción en el Diario Oficial y en un Diario de mayor circulación nacional por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado. e. Durante los dos meses siguientes a la primera publicación realizada en el Diario Oficial, cualquier persona con interés legítimo podrá objetar y oponerse a su inscripción. f. Presentada la oposición y su fundamento, el Registrador dará a conocer de ésta al solicitante de la inscripción artículo 17 inciso 6 de la ley en mención, y se le dará el término dentro de dos meses, contados a partir de la notificación. h. Con lo establecido en el procedimiento por ambas partes el registrador resolverá si procede o no la oposición alegada. (artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). La Sociedad demandante impugna la resolución dictada por el Director de la Propiedad Intelectual que fue pronunciada el ocho de diciembre del dos mil cinco, porque considera que es ilegal ya que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dice que se entenderá como expresión o señal de publicidad comercial "Toda palabra, leyenda, anuncio, lema, frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos". Manifestando que la finalidad principal de las expresiones es atraer la atención de los consumidores por medio de frases u oraciones para que ellos consuman los productos que ellos promocionan. Dice que el registrador en su posición lo que está haciendo es hacer un estudio de cada palabra que compone la expresión en mención y no el conjunto de todos los elementos. La Autoridad demandada manifiesta que su registro es prohibido de conformidad a los artículos 53 y 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y además porque carece de originalidad porque que está conformada de elementos de uso común. Por otra parte la parte opositora con su derecho establecido como legitimo opositor manifiesta que el consumidor fácilmente puede ser sometido a un engaño de la naturaleza de los productos, excepto sopas, caldos, cubitos para hacer caldos y consomés. Y de acuerdo al artículo 16 de la ley en mención le asiste el derecho de oposición. Concurre circunstancia especial para hacerse ver la oportunidad de confusión entre los productos y el consumidor (público) al engaño del producto que va a consumir. El elemento para la oposición es lo irregistrable de la expresión. 4. ANALISIS DEL CASO EN SEDE ADMINISTRATIVA. Del trámite de la Oposición. El Registrador Auxiliar pronunció resolución en la cual rechazó la oposición presentada por el apoderado de Unilever N.V., por considerar éste que la expresión es registrable, porque se extiende la protección a la totalidad de la expresión y a los elementos en forma individualizada y no estando de acuerdo recurrió ante la Dirección de Propiedad Intelectual a interponer recurso de apelación. El Director de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, en apelación revocó la resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar, por la cual rechazó la oposición presentada por Unilever N.V. fundamenta éste su resolución en que claramente genera la idea en cualquier consumidor de las cualidades (el sabor, y la sustancia) de uno de los productos a los que está referida la frase (costilla) en la solicitud del registro en el que menciona, entre otros la carne que es el género al que pertenece la costilla. En virtud de lo expuesto la frase es descriptiva de las cualidades o características del producto referido. Legitimidad del Opositor. La parte actora fundamenta su pretensión en el hecho que la expresión o señal de publicidad comercial cuya inscripción ha sido solicitada cumple con la finalidad de las expresiones, la cual es atraer la atención de los consumidores y que está formada con palabras con contenido conceptual y que se protege toda la frase. Que el funcionario debió hacer un análisis más profundo en relación a la finalidad de las expresiones y que ha utilizado mecanismos tan rígidos y arbitrarios para este caso en concreto, porque ya existen expresiones inscritas que están conformadas por palabras comunes y que aisladamente pueden considerarse descriptivas. Y la calidad de opositor carece de fundamento porque lo que relaciona como prueba son marcas inscritas a favor de su poderdante y que éstas tienen alguna relación con los productos que hace relación con la frase y por ello no tienen un legítimo interés. De conformidad a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos los conceptos que para efectos del presente caso servirán de referencia se entenderán por: SIGNOS DISTINTIVOS: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen. MARCA: Cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintos o susceptibles de identificar los bienes o servicios de los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL: Es toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio , empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa. Para pretender la protección registral deben examinarse las funciones de originalidad, distintividad, irregistrabilidad. Con el tiempo se han desarrollado las funciones de los signos distintivos, la cual expone que el carácter definitorio de los signos es su función distintiva y las otras funciones de identificación del origen de los bienes y servicios, función de garantía de calidad y otras son dependientes de la capacidad distintiva porque sin ésta no existiría el signo marcario. La doctrina ha indicado que en un signo distintivo debe presentarse básicamente varias características pero las más principales son: a) Ser distintivo; b) No inducir a engaño. La protección de un signo distintivo depende de si cumple la función distintiva y ésta se analiza desde el punto de vista de la esfera de la conceptualización de los signos: 1) Con respecto a otros signos cuando sean iguales o la semejanza sea confusa con relación a que afecte a. derechos de terceros; 2) Con proporción a los productos, entre más alejado esté el signo con relación al producto que se ofrece, mayor será la distintividad. En relación a esta clasificación encontramos los signos de: -Fantasía que son los creados por el ingenio creativo y que no identifican las cualidades y características del producto, son independientes. -Arbitrarios los que están formados por palabras definidas (conceptos) que se utilizan para productos que no tienen relación con ellos. -Los sugestivos o evocativos que sugieren las cualidades o características de los productos y éstas pueden dar lugar a que- haya un rechazo a su registro. -Las descriptivas el nombre con que el público distingue al producto y sus características, el que suministra una idea de los ingredientes, cualidades de los bienes o servicios. El aspecto descriptivo de un signo es lo que lo limita al registro, porque designa o describe la especie, cantidad, la calidad o el valor, u otros. Según la clasificación de los signos anteriormente relacionadas encajamos a las expresiones o señal de publicidad a los signos sugestivos o evocativos por la finalidad de ellas de atraer la atención sobre algunos productos, servicios o empresas como bien lo define su concepto y estas proyectan indirectamente la idea de los productos, sus características, sobre los cuales recae la atención de los consumidores y usuarios. Describir es delinear, dibujar, una cosa, representar una cosa de modo que de cabal idea de ella (Diccionario de la Real Academia Española). Para examinar los elementos que obstaculizan el acceso al registro definiremos algunos de ellos: Especie: es el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes. Calidad: Alusión a una propiedad conjunto de propiedades, que permita apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de las de su especie. Cabe hacer un estudio de la expresión que se pretende registrar la cual es TODO EL SABOR Y SUSTANCIA DE LA COSTILLA, se determina que se produciría un engaño en el usuario ya que indica que los productos a los que se aplica poseen ciertas cualidades de las que está desprovisto. También debe ser considerado conjuntamente con los bienes o servicios que se asocie y hay productos que son de naturaleza diferente a las cualidades que tiene la costilla, los cuales son legumbres, además es sacar ventaja comercial sobre los productores de este tipo de productos, esta frase es descriptiva del producto (COSTILLA), dicha expresión no solo protegerá un producto, sino que otros, informa a los consumidores o usuarios acerca de las características, ingredientes, calidad de los productos que ofrece. Esta carece de toda originalidad, ya que emplea términos de uso común, si bien es cierto que es la frase completa y no elementos por separado, mas así no tiene ningún elemento original, es más los tiene comunes a otras expresiones que se utilizan en el mercado común y guarda una relación estrecha con la naturaleza del producto en su frase. Carece de Distintividad respecto de otros signos. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 8 literales c y d) y el 53 literal a) ambos establecen las prohibiciones para el registro de los signos distintivos que no encajen en ellas. Por lo que el acto pronunciado por el Director de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros es legal. II. FALLO POR TANTO: De conformidad a los considerandos que anteceden y de acuerdo a los artículos 421, 427 del Código de Procedimientos Civiles, artículos 8 literales c), d) y 53 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a nombre de la República, esta Sala FALLA: 1) Que es legal la resolución pronunciada por el Director de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las diez horas y treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil cinco, por medio de la cual revoca la resolución pronunciada por el Registrador del Registro de Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de dicho Registro, a las diez horas y cincuenta y un minutos del día uno de abril de dos mi cinco por la cual se rechazó la oposición. 2) Condénase en costas a la parte actora. 3) En el acto de la notificación, entréguese certificación de esta sentencia a las partes, y a la representación fiscal. 4) Devuélvase el expediente administrativo a su oficina de origen. Notifíquese. E. R. NUÑEZ.---------M. POSADA.----------L. C. DE AYALA G.-----------M. A. CARDOZA A.----------PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.---------------RUBRICADAS.------------ILEGIBLE.