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Propietat Intel·lectual i Industrial. Requeriment per violació d'una marca comunitària. Ús d'una marca similar que crea confusió en una celebració de lliurament de premis. Especialitat: Dret Mercantil Tipus de cas: Cas Extrajudicial I Supòsit de fet.
Barcelona, 2010.03.01 El supòsit de fet s'inicia al març de 2010, quan el Sr Luis titular de la marca comunitària X, té coneixement de la utilització de la seva marca per denominar un esdeveniment, consistent en el lliurament d'uns premis a la Discoteca S de Barcelona. Aquest esdeveniment de caràcter internacional es donava a conèixer sota els termes que contenien la marca X, registrada davant l'Oficina d'Harmonització de Mercat Interior en la classe 41 (classificació de Niça), que inclou l'ús de la mateixa per denominar un esdeveniment d'entreteniment, com era el present cas. Perquè la Discoteca S pogués utilitzar la denominació publicitada, havia d'obtenir la corresponent llicència d'ús. No obstant això, no va sol·licitar cap, ni es va posar en contacte amb el Sr Luis, motiu pel qual aquest va encarregar als seus advocats que s'iniciessin els tràmits oportuns perquè sol·licitessin la llicència amb caràcter retroactiu, ja que l'esdeveniment ja s'havia celebrat recentment, o bé se li reclamés una indemnització. II.Objectiu. Qüestió plantejada.
El client és el Sr Luis i el seu objectiu era evitar que la Discoteca utilitzés la marca en l'esdeveniment, i si no, que es reclamés la quantitat corresponent en concepte d'indemnització.
III.L'estratègia. Solució proposada. L'estratègia de l'advocat consisteix a requerir als promotors de l'esdeveniment perquè eliminessin tot esment publicitari en referència a l'esdeveniment, subscriure la llicència amb caràcter retroactiu, sense la qual haurien d'abonar una indemnització en funció del benefici obtingut en la celebració, sota l'advertència d'iniciar un procediment judicial.
Procediment extrajudicial IV.Parts Titular de la marca: Sr Luis. Establiment comercial: Discoteca S - lloc de celebració de l'esdeveniment. V.Passos a seguir En primer lloc, s'ha de verificar la titularitat del client sobre la marca a la base de dades de l'Oficina d'Harmonització de Mercat Interior. Seguidament, es busca la publicitat existent a la xarxa, així com la pàgina web de la discoteca, on es van visualitzar tant els flyers, com enllaços d'altres pàgines web on existia més publicitat, així com la identitat dels patrocinadors de l'esdeveniment. Posteriorment, es va enviar un burofax certificat amb justificant de recepció, en requeriment per al cessament en la utilització de la marca en futures celebracions, i es va exposar la possibilitat d'arribar a un possible acord, si desitjaven sol · licitar la preceptiva llicència d'ús, sota l’advertència que si no, s'iniciarien les accions legals on es reclamaria la indemnització corresponent, amb els seus interessos i les costes. A aquest burofax van respondre els advocats de la discoteca S, que van manifestar la impossibilitat d'anul·lar tota la publicitat ja realitzada, mentre la celebració ja havia donat lloc, però es comprometien a eliminar qualsevol esment a la celebració on es contingués la marca X, si bé es van negar a abonar cap quantitat. Un cop aquestes manifestacions comunicades, transcorregudes dues setmanes l'advocat del senyor Luis va comprovar si la publicitat havia estat eliminada, i les
mencions a la festa havien estat realment modificades, i si e així, no violava els drets de marca del senyor Luis. Realitzada aquesta comprovació després d'observar totes i cadascuna de les pàgines web, directoris, fotografies contingudes en aquestes, així com en els rastres seguits prèviament al moment d'estudiar la difusió de la publicitat de l'esdeveniment, es va verificar que tant l'eliminació com la modificació de termes, que ja no podien considerar vulneradors dels drets de la marca X dels quals era titular senyor Luis. Finalment, l'única qüestió que s'havia de tractar era la possibilitat d'iniciar una demanda en reclamació de la indemnització per l'ús de la marca en l'esdeveniment sense la preceptiva llicència, la decisió final del qual depenia del senyor Luis, el qual va manifestar la seva intenció de no presentar cap demanda. VI.Normativa al·legada •
Fons:
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Llei 17/2001, de 07 de desembre, de marques. LM.
VII.Documents Jurídics 1. - Requeriment a la Discoteca perquè cessessin en la utilització de la marca. VIII. Formularis jurídics relacionats amb aquest cas 1. Requeriment exigint l'immediat cessament de l'ús sense llicència del titular de la marca (Model).
BARCELONA
Att. Sr.
Sr. Nos dirigimos a usted en nombre y representación de nuestro cliente, el Sr. en referencia a la controversia suscitada sobre la marca
Nuestro cliente es el titular de la marca por concesión de la Oficina de Harmonización del Mercado Internacional, con número registrada en las clases 9, 25 y 41 según la Clasificación de Niza. Hemos tenido conocimiento que ustedes vienen utilizando la denominación a fin de celebrar un evento que ustedes organizan, y que están publicitando mediante carteles y vía internet, en especial, en entre otras.
son idénticas y causan confusión con los servicios que el Sr. ofrece, pues contienen los mismos rasgos dominantes que, cuando son vistas en su integridad, crean una impresión comercial similar. En este sentido, es suficiente que entre ambas denominaciones haya una similitud para que se vea vulnerado el derecho de exclusividad de mi cliente sobre su marca la que ustedes únicamente han suprimido las letras DJA, utilizándolo de la misma forma en que el derecho en materia de marca comunitaria ampara a nuestro cliente. a
En definitiva, el uso que ustedes están realizando de la denominación está creando confusión sobre el tipo de servicios identificados por la marca del Sr. , beneficiándose del prestigio de nuestro cliente por todo el territorio europeo.
Por tanto, con su comportamiento, han vulnerado el derecho de exclusividad de nuestro cliente, y han provocado unos daños y perjuicios, que a fecha de hoy, aún siguen devengándose. Por lo expuesto, mediante la presente les requerimos formalmente para que IgJCESEN EN EL USO de la denominación - ABONEN una compensación a causa del uso de la denominación ^ y los beneficios que han y están consiguiendo con la utilización de la marca de nuestro cliente sin autorización. En caso de hacer caso omiso a este requerimiento, iniciaremos sin más dilación las acciones legales pertinentes en defensa del derecho de nuestro cliente, en reclamación de la cantidad que corresponda por los daños y perjuicios causados, con los intereses y las costas. No obstante, si desean una licencia de uso para mantener la denominación , poder utilizarlo sin violar los derechos de nuestro cliente y evitar así el procedimiento judicial, póngase en contacto inmediatamente con esta Letrada, a fin de llevar a cabo el contrato correspondiente.
En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo,
REQUERIMIENTO EXIGIENDO EL INMEDIATO CESE DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS SIN LICENCIA DEL TITULAR DE LA MARCA (2. CAP. III).
"2, S.A." c/............... ................. "1, S.A." c/................ ..................
Muy señores míos:
Por la presente les comunicamos lo siguiente:
1. Que la vigente Ley de Marcas en su artículo 4 dice: " Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras." 2. Que la vigente Ley de Marcas en su artículo 12, entre otras disposiciones, establece: "1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos." 3. Que la compañía "2, S.A." tiene registrada en España, además de en otros muchos países, la marca ....................... y su anagrama, que se adjunta en Anexo, en las siguientes, entre otras, clases: Clase Fecha de prioridad Nº expediente .... .. de ........ de ... ......... .... .. de ........ de ... .........
4. Que hemos tenido conocimiento de que la compañía ", S.A." ha venido utilizando, y continúa utilizando, en el tráfico económico sin autorización de "2, S.A." el elemento esencial de su marca y anagrama. 5. Que la conducta de 1, S.A. está causando gravísimos perjuicios a 2, S.A. 6. Que el artículo 40 de la Ley de Marcas establece: “El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.” 7. Que el artículo 41 de la Ley de Marcas establece: " 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la
indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.” 8. Que el artículo 42 de la Ley de Marcas establece: " 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.” 9. Que el artículo 43 de la Ley de Marcas establece: “1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado. 4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. 5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.” 10. Que el artículo 274.1 del vigente Código Penal establece: "1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o
confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento." (redacción por LO 15/2003) 11. Por la presente les requerimos fehacientemente, al amparo de la normativa aplicable, para que se comprometan por escrito a abstenerse de continuar con la actividad descrita en el anterior apartado 4., en relación con prendas confeccionadas y demás productos de la clase 25 del nomenclator, así como a indemnizar por los perjuicios ocasionados. En el supuesto de no recibir contestación en el sentido indicado dentro de los próximos ..... días, "2, S.A." iniciará de inmediato el ejercicio de las correspondientes acciones judiciales, comprendiendo las medidas cautelares oportunas para la defensa de los legítimos derechos de "2, S.A."
Sin otro particular, les saluda atentamente,
En .............., a .... de .......... de 200….
Fdo.: ..................................